7 августа 2014 года Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение между «Ориндж Брэнд Сервисиз Лимитед» (Великобритания) и ИП Куценко И.Я. по вопросу досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «orange» (свид. № 277365).
Ориндж Брэнд Сервисиз Лимитед, являющаяся крупной телекоммуникационной компанией (www.orange.com), обратилась с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «orange» в отношении товаров 09, 12 (шлемы, велосипеды) и услуг 35, 36, 41, 42, 44 (рекламная деятельность, проведение выставок, конференций и др.) классов МКТУ. Данный бренд зарегистрирован на ИП Куценко И.Я., который выступал ответчиком по делу. Его интересы в суде представляли юристы компании PATENTUS.
Куценко Игорь Ярославович использовал товарный знак «orange» путем предоставления прав на его использование своему рекламному агентству Orange group (ООО «ОРАНДЖ») по договору коммерческой концессии. Orange group (www.orange.co.ru) является лидером на рекламном BTL рынке России, осуществляющим продвижение многих известных брендов: SONY, Nokia, «Домик в деревне», Lipton, Brook Bond, Beseda, «Клинское», «Толстяк», «Эрмик» и т.д.
Юристы компании PATENTUS подготовили отзыв на исковое заявление, где обосновали отсутствие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны. Основным доводом было отсутствие у истца реального намерения оказывать услуги рекламы и однородные им, так как истец осуществляет деятельность исключительно в сфере услуг связи.
Все доводы истца о наличии у него заинтересованности в досрочном прекращении охраны товарного знака были опровергнуты юристами PATENTUS. Одновременно с этим, был собран и предоставлен суду большой объем доказательств использования товарного знака «orange» компанией «ОРАНДЖ» под контролем правообладателя: договоры, реклама, рейтинги, скриншоты сайта, элементы фирменного стиля и др.
В результате длительных переговоров между представителями Ориндж Брэнд Сервисиз Лимитед (ЕПАМ) и ИП Куценко И.Я. (PATENTUS) было заключено мировое соглашение, которое удовлетворило интересы обеих сторон. Так, ответчик уступил истцу право на товарный знак «orange» в отношении товаров 09, 12 и услуг 36, 38, 42, 44 классов МКТУ, для которых этот знак фактически не использовался. В свою очередь истец обязался исключить из перечня имеющихся у него товарных знаков услуги 35 класса МКТУ и не препятствовать будущим регистрациям ИП Куценко И.Я. и ООО «ОРАНДЖ» товарных знаков для оказания рекламных услуг.